Ликбез для Роспатента
В борьбе обретешь ты право свое.
Лозунг партии эсеров
В.И.СМИРНОВ – патентный поверенный (Санкт-Петербург)
Для рождения истины в споре необходимо не только правовое равенство, но и уважительное отношение сторон друг к другу, – считает автор.
Постоянные изменения российского законодательства по интеллектуальной собственности уже давно стали притчей во языцех. Мало того, к этому все уже привыкли и не удивляются новеллам в законах. При этом надо все же сказать, что многие из них носят позитивный характер и направлены на устранение ошибок и неточностей, имеющихся в действующем законодательстве. Но в то же время некоторые изменения, к сожалению, явно связаны с перетягиванием интеллектуальной собственности с позиции частного права, на которой она была зафиксирована в первых российских перестроечных законах 1990-х гг., на позицию публичного права, что наводит уже на мысль об определенной тенденции1.
1 См.: Смирнов В.И. Кто должен быть владельцем прав на служебные изобретения?//Патенты и лицензии. 2011. № 3. С. 2.
Возможностями, вытекающими из норм таких новелл, охотно пользуются министерские чиновники во взаимоотношениях с разработчиками при проведении госбюджетных НИОКР. Вероятно, при положении, когда «все вокруг колхозное, все вокруг мое», министерским чиновникам и жить, и управлять удобнее и привычнее, а при существующем в настоящее время единомыслии, основанном на руководящей роли одной («единой») партии, на отдельные возражения при прохождении таких новелл в Государственной Думе давно никто не обращает внимания. Однако данная статья совсем не об этом, а о том, что даже если какая-то норма закона не нравится, ее все равно надо всем (!) без исключения выполнять. Причем, на наш взгляд, самым пунктуальным исполнителем и популяризатором казуального трактования законов об интеллектуальной собственности, разумеется, должен быть федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то есть Роспатент и его подразделение – ФИПС.
В последнее время специалистами горячо обсуждались поправки в закон «О патентных поверенных». На наш взгляд, основные задачи и характер деятельности этих специалистов во многом способствуют повышению качества не только оформления материалов заявки, но и самой экспертизы заявок, которые в результате их оформления грамотными специалистами практически подвергаются двуступенчатой экспертизе. Поэтому тесное взаимодействие Роспатента и патентных поверенных необходимо, на наш взгляд, обеим сторонам. В их взаимоотношениях представляется вполне логичным не только руководство Роспатента в подготовке и аттестации патентных поверенных, но и взаимоконтроль за деятельностью обеих сторон. Для такого контроля не обязательно создавать специальное подразделение. Достаточно, например, общественной комиссии, в которую входили бы представители как Роспатента, так и патентных поверенных. Основной задачей такой комиссии могло бы стать рассмотрение жалоб как третьих лиц (заявителей) на противоправные или неэтичные действия патентных поверенных, так и самих патентных поверенных на действия отдельных экспертов (специалистов) Роспатента (ФИПС). Работа такой комиссии, на наш взгляд, была бы вполне адекватна нормам как Конституции Российской Федерации, так и другим законам, в том числе и по интеллектуальной собственности. При этом участие патентных поверенных в других различных организациях, например саморегулируемых, разумеется, должно быть только добровольным.
В то же время вполне закономерно, что во взаимоотношениях патентных поверенных и экспертов ФИПС (Роспатента) будут иногда возникать споры о трактовании некоторых норм законодательства, но, как гласит древняя мудрость, именно в споре рождается истина. Однако для рождения истины необходимо как минимум не только правовое равенство, но и уважительное отношение сторон друг к другу. Но, к сожалению, в настоящее время некоторые эксперты и специалисты ФИПС (Роспатента) во взаимоотношениях с патентными поверенными иногда пытаются занять позицию «старшего брата», что вряд ли будет способствовать нахождению правомерного и консолидированного суждения по предмету спора. Хотя при этом нельзя отрицать, что в подобных спорах правота достаточно часто оказывается на стороне эксперта, чему можно привести много примеров. В то же время наверняка у коллег по цеху найдется много и противоположных примеров.
Однако вряд ли есть необходимость все подобные примеры профессиональных споров непременно освещать в средствах массовой информации. В данной статье приведены два примера только для того, чтобы показать, как, на наш взгляд, не должны вестись подобные споры и что к мнению патентных поверенных экспертам и специалистам ФИПС иногда надо прислушиваться. То есть здесь приведены негативные примеры профессиональных споров, выражающиеся в зацикленности экспертов в своей правоте априори и их нежелании выслушивать доказательства и мнения другой стороны. Поэтому с учетом сказанного хотелось бы, чтобы данная статья рассматривалась как пожелание лучшего взаимопонимания патентных поверенных и экспертов, а также других специалистов Роспатента в различных спорах (в общем, давайте жить дружно).
Первый пример касается нормы, содержавшейся ранее в п. 2 ст. 20 Патентного закона Российской Федерации, согласно которой «изменение заявителя при передаче права на получение патента… может быть внесено до даты регистрации изобретения», а также в ст. 33, где имелась отсылочная (бланкетная) норма: «…Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты… устанавливаются Правительством Российской Федерации». При этом в Положении о пошлинах2 1993?г. имелись две статьи, касавшиеся этих юридических действий и, на наш взгляд, не совсем согласованные друг с другом. Так, в п. 1 в) Положения было сказано, что за внесение изменений в материалы заявки на изобретение по истечении двух месяцев с даты подачи заявки взимается пошлина, а в п. 1 п), что за рассмотрение заявления о передаче права на получение патента взимается пошлина. Если нормы этих двух статей рассматривать совместно, то не совсем понятно, относится ли исключение (изъятие) «по истечении 2 месяцев» в том числе и к передаче права на получение патента, так как в Положении они были разнесены и по тексту, и по содержанию.
2 Патенты и лицензии. 1993. № 9–10. С. 27.
Однако в четвертой части ГК РФ нормы, касающиеся этих юридических действий, регламентированы уже точнее. Так, четвертая часть ГК РФ содержит не только ст. 1249, указывающую на необходимость вносить патентные пошлины за все юридически значимые действия, связанные с получением патентов, но и ст. 1378, в п. 1 и 2 которой перечислены разрешенные виды вносимых в заявку изменений (в том числе в п. 2 «изменения сведений о заявителе»). Кроме того, в п. 3 названной статьи установлена норма, содержащая основания для освобождения от уплаты пошлины за вносимые изменения: «Если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки, патентная пошлина за внесение таких изменений не взимается». Таким образом, эта статья устанавливает временн?ую льготу для такой уплаты.
Здесь, однако, надо сказать, что до 2010 г. обращение к этой норме закона было (по крайней мере, для нашей организации) крайне редким событием. Такая необходимость появилась только вследствие изменений требований госзаказчика к исполнителям НИОКР, когда некоторые министерства ввели в свои типовые договоры по НИОКР специальные отчетные индикаторы в виде обязательного патентования полученных технических решений только на имя Российской Федерации3. Чтобы подтвердить выполнение такого индикатора в отчете по НИОКР, требуется указать конкретный номер заявки, полученный на имя Российской Федерации. В то же время предприятие-разработчик не может само объявить в документах заявки будущим патентообладателем Российскую Федерацию без получения от соответствующего министерства доверенности на такое действие. Переписка же с министерством для получения доверенности занимает, как показывает практика, от двух до шести месяцев. Поэтому, чтобы ускорить получение номера заявки (а также приоритета), было решено вести переписку с госзаказчиком параллельно с подачей заявки временно на имя организации (исполнителя НИОКР), а после получения указанной доверенности вносить изменения в материалы заявки подачей соответствующего ходатайства.
3 О легитимности этого условия см. вышеуказанную статью.
Однако в переписке по заявкам, где сроки подачи ходатайства укладывались в вышеуказанную льготу и вроде бы разрешали обходиться без уплаты пошлины, ее использование сразу же было встречено в штыки специалистами ФИПС. При этом отказы на такие ходатайства без ссылки на норму закона сопровождались такой формулировкой: «Уведомляем вас о том, что ходатайство не может быть удовлетворено, так как не представлен документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере 300 руб.».
Получив первое такое уведомление и решив, что его редакция из-за явного несоответствия норме закона просто ошибочна, наша организация отправила соответствующий ответ со ссылкой на вышеуказанную норму п. 3 ст. 1378 ГК РФ. Однако экспертиза, видимо, решив, что заявители и патентные поверенные не умеют правильно читать нормы закона (и чтобы поставить их на место), приводит пространный, хотя и нелогичный ответ со ссылками на Положение о пошлинах, в конце которого констатируется (стилистика полностью сохранена): «Таким образом, п. 3 ст. 1378 Кодекса следует понимать! следующим образом: если изменения в документы заявки, за исключением изменений в случае передачи права на получение патента, внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесение изменений не взимается» (выделено мною. – В.С.). А в конце уведомления повторялось требование о необходимости оплатить пошлину.
Однако поскольку приведенное доказательство было, на наш взгляд, нелогичным и неубедительным, пришлось подготовить еще один ответ о некорректности приведенного в запросе требования, направив второй экземпляр этого ответа начальнику правового управления Роспатента. На этот раз очень быстро пришел вежливый ответ уже за подписью директора ФИПС А.В.Барбашина, в котором сообщалось, что «с учетом даты подачи ходатайства уплаты пошлины за внесение изменений в документы заявки не требуется» (выделено мною. – В.С.).
Здесь, вероятно, надо сказать, что если бы неправильное понимание указанной нормы было только по одной заявке одним специалистом ФИПС, то можно было бы считать это частным случаем и не обращать на него внимания. Однако подобные ответы пришли сразу по нескольким заявкам, а потому напрашивался вывод об определенной тенденциозности, обусловленной, может быть, какими-то фискальными соображениями руководства Роспатента в вопросах оплаты пошлин и соответствующим планом, закрепленным за каждым специалистом Роспатента (вывод о недостаточной юридической грамотности сразу нескольких специалистов Роспатента был заранее отвергнут). К вышесказанному хочется только добавить, что при этом почтовые затраты нашей организации на переписку оказались адекватны размеру оспариваемой пошлины.
Другой пример связан с подачей международной заявки на регистрацию товарного знака по Мадридскому соглашению. Заказчик высказал пожелание ввести при международной регистрации цветной (синий) фон для товарного знака, зарегистрированного в России в чернобелом цвете. Исходя из того, что такая возможность упоминается как в общей инструкции к Мадридскому соглашению, так и в методических пособиях Роспатента, подготовка заявки на регистрацию товарного знака велась с учетом пожелания заказчика. Заказчик сразу оплатил пошлину за регистрацию знака в цветном исполнении, что почти в 1,5 раза дороже, чем за черно-белый знак. После этого все материалы заявки были направлены в Роспатент как пересылочный орган Международного бюро ВОИС.
Однако быстро пришел запрос-требование от ФИПС, гласящее: «В соответствии с правилом 9 4(v) Инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу, изображение товарного знака и цветовое сочетание, в котором он выполнен, должны полностью совпадать с национальной регистрацией. А так как по национальной регистрации товарный знак зарегистрирован в черно-белом варианте, то он не может быть заявлен в другом сочетании на международную регистрацию. Просим вас откорректировать заявку в соответствии с указанными замечаниями и направить в адрес ФГУ ФИПС заменяющие листы».
Получив такой безапелляционный запрос и немного посомневавшись, еще раз штудируем нормативные документы по Мадридскому соглашению, после чего решаем не соглашаться с таким мнением экспертизы и направляем развернутый ответ, в котором подробно излагаем свое понимание требований нормативных документов по этому вопросу, и в частности: «Мадридское соглашение и Протокол разрешают использовать цвет или сочетание цветов в качестве отличительного элемента в случае, если в базовой регистрации товарный знак зарегистрирован в черно-белом исполнении. Так, согласно Общей инструкции к Мадридскому соглашению в правиле 9 вслед за подпунктом (v), требующим изображения товарного знака в базовой регистрации, следует равнозначный подпункт (vii), где сказано: «Указание об испрашивании охраны цвета и указание названия цвета или сочетания цветов, на которые испрашивается охрана, и, если изображение знака, представленное в соответствии с пунктом (v), является черно-белым, изображение знака в цвете, – если охрана цвета испрашивается в качестве отличительного элемента знака в базовой регистрации или если заявитель хочет испрашивать охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, и знак, содержащийся в базовой заявке или в базовой регистрации, является цветным».
Кроме того, дополнительно ссылаемся еще и на «Пособие для пользователей мадридской системы» (М.: ИНИЦ Роспатента, 2004), в котором в пояснении по заполнению п. 7 международной заявки сказано: «В том случае, когда цвет знака заявляется в качестве отличительной особенности заявленного обозначения, но в базовой регистрации он был представлен в черно-белом изображении, в квадрате (а) указывается изображение знака в черно-белом цвете, а изображение знака в цвете приводится в правом квадрате (b). Во всех остальных случаях квадрат (b) остается пустым».
Экспертиза, получив такой ответ и, видимо, обидевшись на нашу настойчивость, прислала более краткое запрос-требование, практически повторяющее первое и не содержащее каких-либо объяснений, почему наши обоснования не принимаются во внимание. То есть по известному принципу: «Сказано лямень, значит, лямень», в свое время озвученному в репризе А.И.Райкина. Однако, невзирая на такой ответ, пытаемся хотя бы по телефону все же выяснить, почему не приняты наши ссылки даже на пособие Роспатента, на что получаем ответ: «Пособие – это всего лишь частное мнение Л.В.Бумажной, а она у нас больше не работает». Воистину неисповедим ход мысли некоторых экспертов Роспатента!
В то же время такой ответ показал, что экспертиза, несмотря на свою упертость в этом вопросе, не очень уверена в своей правоте, а потому было решено продолжить доказательства. На этот раз пришлось обратиться к самому подробному документу, используемому Международным бюро ВОИС при регистрации знаков по мадридской системе, – Руководству по международной регистрации знаков (Guide to the international registration of marks). Оно содержит комментарий ко всем правилам Инструкции к Мадридскому соглашению и Протоколу4. В этом Руководстве в разделе II «Международная процедура» есть разъяснения о том, как нужно понимать правила Инструкции при заполнении заявки на товарный знак.
4 К сожалению, этот документ до сих пор официально не переведен на русский язык.
Ссылаясь на этот документ, в новом ответе указываем: «Для пояснения, как заполнять позицию 7 формы, в упомянутом Руководстве имеется пункт 07.43, по нашему мнению, прямо говорящий о возможности использования цвета для черно-белого знака национальной регистрации. При этом это пояснение тождественно разъяснению, имеющемуся в «Пособии для пользователей мадридской системы», которое было нами упомянуто в предыдущем письме». Далее приводим дословно этот пункт Руководства в оригинале (на английском языке) и его перевод: «В случае если заявитель притязает на цвет как отличительную особенность знака, однако воспроизведение знака в основной заявке или основной регистрации было черно-белым, то изображение знака в цвете должно быть выполнено в квадрате (b) дополнительно к черно-белому изображению, выполненному в квадрате (а). В остальных случаях квадрат (b) должен быть пустым». В конце письма добавляем: «С учетом сказанного и учитывая, что указанные правила, на наш взгляд, допускают внесение такого изменения в знак национальной регистрации, просим направить наши документы в МБ ВОИС. В случае вашего несогласия с приведенными нами доводами просим дать нам ответ по его существу».
После этого ответа последовала длительная пауза в переписке. Поэтому спустя три месяца пришлось снова звонить в ФИПС и выяснять, как дела с нашей заявкой. Ответ по телефону был дан более чем парадоксальный: «Роспатент пересылает вашу заявку в МБ ВОИС, но в сопроводительном письме указывает, что она выслана по настоянию заявителя с отличием в цвете от российской заявки, с чем Роспатент не согласен!»
Не знаем, действительно ли такая приписка в сопроводительном письме была, однако буквально через 20 дней (переписка с Роспатентом по заявке длилась полгода) многострадальный товарный знак был зарегистрирован в Международном бюро ВОИС, при этом в сертификате в графе «Colours claimed» записано: «Mark background – dark blue; graphic and text – white», что в переводе означает: «Фон знака – темно-синий; графика и текст – белый».
